Чтобы совершить покупку, вам надо авторизоваться или зарегистрироваться .
 
 
 
закрыть
Информация
Чтобы оставить комментарий на www.zakon.ru, необходимо зарегистрироватся.
закрыть
Information
Please note that this is beta English version. Some pages may not be translated. If you experience difficulties, please contact our administrator: moderator@igzakon.ru . We will be happy to assist.

Ст. 1486 ГК РФ - как можно потерять товарный знак, который используешь

Отрасль права: Гражданское право
09.07.2018 — 19:26

В начале своей интеллектуально-правовой карьеры я думал, что споры о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования – самые простые споры в IP. Ведь если у правообладателя есть доказательства использования, то нужно их просто собрать, представить в суд и ждать отказа в иске. Если таких доказательств нет, то рано или поздно иск удовлетворят.

Постепенно стало понятно, что возможности правообладателя для защиты в таких делах шире и интереснее. Например, правообладатель может сохранить неиспользовавшийся товарный знак, если убедит суд в том, что истец не заинтересован в подаче иска или подача иска представляет собой злоупотребление правом. Правообладатель также может сохранить товарный знак, если он не использовался, но не использовался по уважительным причинам. «Уважительные причины» и «заинтересованность» - категории оценочные и зависят от конкретных обстоятельств дела, силы позиции стороны и её активности. Так что по этим вопросам правообладателю нередко удаётся сказать что-нибудь новое, смелое и неожиданное.

Потом стало понятно, что и истец может выиграть дело, даже если товарный знак использовался. Например, в тех случаях, когда товарный знак использовался не для тех товаров, не тем лицом или «не в том месте». И наконец, тогда, когда товарный знак использовался, но использовался в изменённом виде.

Вот с последним случаем я бы и хотел разобраться подробнее, поскольку именно он мне представляется самым сложным в этой категории дел. Правовым основанием такой линии атаки служит п. 2 ст. 1486 ГК РФ, согласно которому использованием товарного знака признается его использование с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Но как оценивать такие изменения, закон не говорит. Эту работу за него выполняет Суд по интеллектуальным правам, который в нескольких делах попытался сформулировать соответствующие критерии:

«Использование правообладателем иных обозначений, не воспринимаемых потребителями как тот же товарный знак, - даже обозначений, сходных с принадлежащим ему товарным знаком до степени смешения, не является, вопреки доводам заявителя кассационной жалобы, использованием конкретного товарного знака применительно к положениям статьи 1486 ГК РФ и не учитывается при решении вопроса о досрочном прекращении его правовой охраны».

Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 17.11.2017 № С01-842/2017 по делу № СИП-105/2017.

«При названных обстоятельствах суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу о том, что внесенные правообладателем изменения повлияли на различительную способность зарегистрированного в качестве товарного знака обозначения, и это обозначение не осталось узнаваемым (отличаемым) в глазах потребителя как конкретный товарный знак».

Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.06.2015 № С01-398/2015 по делу № СИП-970/2014

Из этих позиций следует, что изменение отдельных элементов товарного знака меняет его существо тогда, когда получившееся в результате таких изменений обозначение не воспринимается (не узнаётся, не отличается) потребителями как оспариваемый товарный знак.

Самое интересное здесь то, что использование обозначения, сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, не гарантирует его оставления в силе. В этих делах СИП руководствуется иной правовой категорией - восприятием товарного знака потребителями. Посмотрим, что СИП имеет в виду.

В делах о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования СИП неоднократно ссылался на пп. 2 п. "c" ст. 5 Конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, согласно которому применение товарного знака его владельцем в такой форме, которая отличается от зарегистрированной в какой-либо из стран Союза лишь отдельными элементами, не изменяющими отличительного характера знака, не влечет за собой признания недействительности регистрации и не ограничивает охрану, предоставленную знаку.

В постановлении от 29.09.2017 № С01-653/2017 по делу № СИП-666/2016 СИП уточнил, что данное положение Парижской конвенции допускает существование незначительных различий между формой, в которой знак зарегистрирован, и формой, в которой он применяется. При этом обязательным условием правовой охраны товарного знака является допущение использования только таких отличий, которые не изменяют характерных черт товарного знака.

При этом СИП подчеркнул, что использование товарного знака в значительно измененном виде (вид шрифта, словесного элемента, наличие, добавление или изменение изобразительных и неохраняемых элементов), то есть в виде, который меняет его различительную способность, не является использованием товарного знака в смысле статьи 1486 ГК РФ.

Аналогичную позицию СИП изложил в Справке по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, утверждённой постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.07.2015 № СП-23/20.

Какой вывод после всего этого можно сделать? Видимо, такой, что применяя п. 2 ст. 1486 ГК РФ, суд должен в первую очередь определить характерные черты товарного знака и характерные черты обозначения, фактически использовавшегося правообладателем, и затем сравнить их.

При этом, как разъяснил Суд по интеллектуальным правам, при сравнении обозначений, используемых правообладателем для индивидуализации товаров и услуг, и обозначения, которому предоставлена правовая охрана, суд обязан учитывать, что вывод об использовании обозначения с незначительными изменениями должен быть основан на восприятии не отдельных элементов, а товарного знака в целом (общего впечатления)[1].

Но все эти рассуждения становятся более менее ясными только после изучения конкретных дел. Самым удивительным для меня открытием в этой области было то, что использование одного лишь словесного элемента комбинированного товарного знака считается использованием этого знака с существенными изменениями. Вот что по этому поводу сказал СИП в постановлении Президиума от 17.11.2017 № С01-842/2017 по делу № СИП-105/2017:

«С учетом изложенного президиум Суда по интеллектуальным правам не может согласиться с доводом заявителя кассационной жалобы о том, что содержащееся в договорах общества "Чебаркульская птица" с обществом с ограниченной ответственностью "АМЕГА-Трейд" и индивидуальным предпринимателем Вахитовым Игорем Сергеевичем, платежных поручениях и товарных накладных к этим договорам, товарной накладной от 22.12.2016 N ЦГ000194914 наименование товара "Царь" подтверждает использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 295746, поскольку, как верно указал суд первой инстанции, такое использование обозначения не является использованием товарного знака в том виде, в котором ему предоставлена правовая охрана, так как данный товарный знак является комбинированным, включающим наряду со словесным элементом также изобразительные элементы, в связи с чем использование одного лишь обозначения "Царь" в стандартном шрифтовом начертании в любом случае не могло быть охарактеризовано судом первой инстанции в качестве использования оспариваемого товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа этого знака».

Вот изображение комбинированного ТЗ «Царь», «забракованного» СИПом в этом деле:

Интересно здесь то, что словесные элементы в комбинированных товарных знаках чаще всего считаются доминирующими. Это значит, что словесное обозначение «ЦАРЬ» было бы признано сходным до степени смешения с этим комбинированным товарным знаком, если бы речь шла о защите исключительного права на этот товарный знак или рассматривалась заявка о регистрации словесного товарного знака «ЦАРЬ». 

Это дело самым явным образом показывает, что такая категория, как "изменение отдельных элементов, меняющее существо товарного знака", разительно отличается от категории "сходство до степени смешения". 

Аналогичную позицию СИП занял в деле № СИП-394/2013 о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака по свидетельству № 309933:

В этом деле суд также установил факт использования словесного обозначения «модный квартал», но такое использование осуществлялось без изобразительного элемента:

«Между тем из представленные правообладателем доказательства подтверждают использование в рассматриваемый период только словесного обозначения "модный квартал", которое визуально отличается по графике его исполнения, производит иное общее зрительное впечатление ввиду использования иного вида шрифта, иного графического написания, чем в комбинированном обозначении товарного знака, которому представлена правовая охрана в отношении услуг 35 класса МКТУ по свидетельству Российской Федерации N 309933»

Не помогает использование словесного элемента и тогда, когда реально использовавшееся правообладателем обозначение было комбинированным, но его изобразительные элементы были изменены. Так было в  деле № СИП-970/2014, в котором рассматривалось требование о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака по свидетельству № 217973:

Суд установил, что правообладатель использовал комбинированное обозначение со словесным элементом «Сабантуй», но с другим изобразительным элементом, то есть использовал товарный знак с изменениями, меняющими существо товарного знака:

«сравниваемые обозначения по критерию общего впечатления воспринимаются как принципиально различные из-за концептуально отличающихся изобразительных элементов, занимающих доминирующее положение. Произведенная правообладателем в процессе использования товарного знака замена реалистичного изображения пары мужчины и женщины в национальных костюмах на стилизованное изображение мужчины в поварском колпаке меняет сущность товарного знака и влияет на его различительную способность».

Вывод здесь простой – для полного устранения риска по ст. 1486 ГК РФ правообладатель должен либо использовать товарный знак точно так, как он зарегистрирован, либо регулярно регистрировать новые дизайны своей продукции.


[1] Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 29.09.2017 № С01-653/2017 по делу № СИП-666/2016

  • 774
  • рейтинг 5

Похожие материалы

Комментарии(14)

Написать комментарий
  • Дмитрий  Андреевич Григорьев юрист
     
    Дмитрий Григорьев Директор юридического департамента, Европейская Медиагруппа
     
    10.07.2018 - 11:28 Дмитрий Григорьев
    Меньше бы активности суда в таких делах.
    0
    свернуть комментарии (1)
  • Анатолий Вячеславович Семенов юрист
     
    Анатолий Семенов Москва Представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей при Президенте РФ в сфере интеллектуальной собственности
     
    10.07.2018 - 19:25 Анатолий Семенов
    Ударим железным кулаком социологии по гнилым воротам судебного усмотрения!
    0
    свернуть комментарии (8)
    • 10.07.2018 - 19:28 Александр Довгалюк автор   »   Анатолий Семенов
      Это Вы к тому, что восприятие товарного знака должно определяться по результатам общественного мнения, а не судьёй с позиции рядового потребителя?
      0
      • Анатолий Вячеславович Семенов юрист
         
        Анатолий Семенов Москва Представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей при Президенте РФ в сфере интеллектуальной собственности
         
        10.07.2018 - 20:41 Анатолий Семенов   »   Александр Довгалюк
        Ну конечно. Какой из судьи рядовой потребитель? :)

        А перевоплощение и курсы актерского мастерства - это даже для СИПа недоступно, там вон авторское право только технари да юристы судят...
        0
        • 11.07.2018 - 10:56 Александр Довгалюк автор   »   Анатолий Семенов
          Мне кажется, что это только усложнит дело. Так можно вернуться и к назначению экспертизы по сходству до степени смешения.

          Да и что у потребителей спрашивать? Воспринимаете ли Вы эти обозначения как разные товарные знаки?
          0
          • Анатолий Вячеславович Семенов юрист
             
            Анатолий Семенов Москва Представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей при Президенте РФ в сфере интеллектуальной собственности
             
            12.07.2018 - 1:11 Анатолий Семенов   »   Александр Довгалюк
            Александр, ну спросите китайца про русскоязычный словесник и наоборот русского про китайский.

            Общество разбито на всякого рода субкультурные слои со своим сленгом, образами и ассоциациями. Поэтому некий нишевый товар с неким мемным словесником будет воспринят совершенно иначе в субкультурной социальной группе (на которую он был рассчитан, как на целевую аудиторию), чем невоцерковленными неофитами.

            И таких случаев масса.

            Поэтому только натурный эксперимент, пусть даже на искусственной выборке, как Гэллап со своими измеренными семьями с пультами.
            0
            • 17.07.2018 - 12:34 Александр Довгалюк автор   »   Анатолий Семенов
              Только сейчас руки дошли ответить.

              Может быть, в отдельных исключительных случаях такое исследование и будет уместно, но только в отдельных и очень исключительных.

              Совершенно не понимаю, зачем проводить опросы по всем делам о досрочном прекращении правовой охраны, уже не говоря о том, что закон этого не требует.

              Вот взять товарные знаки из дел, на которые я сослался. Представителей какой субкультуры или социальной группы опрашивать при сравнении словесного обозначения "ЦАРЬ" и оспаривавшегося комбинированного товарного знака "ЦАРЬ"? Царебожников, монархиствов, потомков Романовых, потомков дворян Российской империи? Может быть, профессиональных историков? Или вообще представителей РПЦ в контексте "кесарю-кесарево, а Богу-богово"?

              А "Модный квартал". Опрашивать представителей индустрии моды? Дизайнеров? Просто красивых девушек, одетых по моде? Или вдруг специалистов по штрих-кодам?

              Зачем такое искусственное и ничем не оправданное усложнение? Тем более, что на самом деле в этих делах СИП сформулировал правило, не зависящее от реального восприятия обозначений. Он сказал, что если используется только словесный элемент, то это ни при каких обстоятельствах не будет считаться использованием комбинированного товарного знака.
              0
              • Анатолий Вячеславович Семенов юрист
                 
                Анатолий Семенов Москва Представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей при Президенте РФ в сфере интеллектуальной собственности
                 
                17.07.2018 - 13:55 Анатолий Семенов   »   Александр Довгалюк
                Александр, тогда надо честно признать, что на самом деле проверка однородности, известности, сходства до степени, описательности судом при рассмотрении иска по 1486 ГК РФ проводится на основании генератора случайных чисел из системы автоматизированного распределения дел :)

                Хотя бы вопросы все снимутся.
                0
                • 17.07.2018 - 14:00 Александр Довгалюк автор   »   Анатолий Семенов
                  Я не хочу сейчас обсуждать вообще все вопросы, связанные с досрочным прекращением правовой охраны вследствие неиспользования. Здесь же меня интересует вопрос о том, какие изменения в товарном знаке являются существенными и приводят к аннулированию товарного знака.

                  Вот именно для решения этого вопроса опрос общественного мнения, на мой взгляд не нужен. Но я допускаю, что могут быть ситуации, где он мог бы сыграть ключевую роль. Вот и было бы конструктивно обсудить, какими могут быть эти ситуации. У Вас есть такие примеры? Из тех дел, которые я изучил, опрос общественного мнения нигде не "напрашивался".
                  0
                  • Анатолий Вячеславович Семенов юрист
                     
                    Анатолий Семенов Москва Представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей при Президенте РФ в сфере интеллектуальной собственности
                     
                    17.07.2018 - 14:48 Анатолий Семенов   »   Александр Довгалюк
                    Александр, все перечисленное имеет самое непосредственное отношение именно к неиспользованию :)

                    А подробности я позже расскажу - нехорошо палить тему раньше времени.
                    0
  • Maxim  Kerbel участник
     
     
    11.07.2018 - 0:39 Maxim Kerbel
    «когда товарный знак использовался не для тех товаров, не тем лицом или «не в том месте»»

    Это...в каком таком "не в том"? Так можно даже СИП запутать... не только рядового потребителя)))
    0
  • Мария  М участник
    12.07.2018 - 16:21 Мария М
    Интересно было бы посмотреть, как в платежке и счете-фактуре указывать Царь вот с этим завитушками)) Так теперь вообще не докажешь использование комбинированного знака, а чисто изобразительного и подавно.
    0
    свернуть комментарии (1)
    • 17.07.2018 - 12:36 Александр Довгалюк автор   »   Мария М
      Мария, этот вопрос решался и решается очень просто - представлением дизайн-макетов, рекламных материалов, образцов продукции или упаковки.
      0

 
Чтобы оставить комментарий, вам надо авторизоваться. Текст комментария будет сохранен.

Если вы еще не зарегистрированы на Закон.ру, то сохраните текст комментария и зарегистрируйтесь.